En estos días se habla continuamente como China se ha convertido en uno de los principales solicitantes de derechos de propiedad industrial (patentes y marcas) del mundo.

De lo que no se habla tanto es sobre cómo los importadores deben registrar su marca, en general, ni de cómo abrirse al mercado chino en términos jurídicos.

Existen principalmente dos razones de peso para tomar la decisión de registrar una Marca en China.

Si una empresa española exporta a China obviamente deberá proteger su marca frente a la competencia para evitar problemas de copias.

El alto riesgo de copia local en China conlleva la necesidad de que las empresas españolas que deseen desarrollar proyectos de exportación realicen una solicitud de registro de su marca.

Para ello el primer factor que hay que tomar en cuenta es la jurisdicción First-To-File, o concesión de la protección por parte de la China Trademark Office (CTMO) al empresario que primero la solicita.

En caso que la actividad empresarial no sea de exportación desde España a China, la necesidad no está tan clara, pero es importante conocer un dato inquietante y es que la mayor parte de las infracciones de Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual son cometidas por socios comerciales.

Así, en muchos casos hemos tenido constancia de empresarios españoles que han venido trabajando regularmente con un proveedor Chino durante años y que debido a una decisión de cambio de proveedor en base a costes de fabricación o simplemente por una serie de taras continuadas en el producto, la empresa española toma la decisión de cambiar de proveedor y como represalia por este cambio, el primer proveedor de la empresa española ha presentado la marca en China.

Hasta aquí el hecho no reviste mayor importancia ya que en condiciones normales cualquier Abogado local en la valoración de un asunto similar determinará que la posibilidad de mantener un derecho ilegítimo es prácticamente nula más aún si se demuestra la legitimidad del uso y registro de la marca por parte de la empresa española, y lo que es más importante, la mala fe que supone este intento de chantaje.

El problema llega cuando el empresario español desconoce la existencia de la marca inscrita ilegítimamente y el primer proveedor insta en Aduanas a requisar la mercancía con destino a España, o cualquier otro mercado, alegando una infracción de marca.

Por descontado tan pronto como se demuestra quien es el legítimo titular de la marca y la mala fe que se esconde detrás del registro de la misma por parte del proveedor, tanto la mercancía como la marca con toda seguridad son devueltas pero todo ello después de haber causado irreparables perjuicios para el empresario español. En la mayoría de casos estos conflictos se resuelven de manera amistosa pero mediando una cantidad económica.

Así, desde ya es lógico registrar marcas en China —tal como Apple descubrió a su pesar—, y el registro de marcas debería ser parte de una serie de pasos iniciales básicos para cualquier empresa extranjera que desee ingresar en el mercado chino.

Una marca registrada es cualquier palabra, frase, símbolo, diseño, combinación de colores, configuración de producto, conjunto de letras o números, o combinación de éstos, utilizado por una empresa a fin de identificar sus productos o servicios en el mercado y distinguirlos de los productos y servicios de otros. El principal objetivo de una marca registrada es evitar que los usuarios se confundan respecto del origen empresarial de dicho producto o servicio.

En la práctica, la Ley de Marcas de China reconoce cuatro tipos de marcas registradas:

Los eslóganes publicitarios pueden registrarse como marcas registradas si poseen una originalidad y particularidad únicas.

El principio general aplicable a la solicitud de marcas registradas es como decimos First-To-File. El período válido de registro es de 10 años a partir del día de aprobación, y dicho registro puede renovarse de manera ilimitada. Cada renovación extiende la validez de la marca registrada por otros diez años a partir de la fecha de vencimiento del anterior período de validez.

Al momento de registrar una marca en China es muy recomendable hacerlo también en caracteres chinos. No sólo los clientes chinos reconocen una marca con mayor facilidad cuando se encuentra en su propio lenguaje, sino que el dueño de la marca también la protege de ser utilizada en caracteres chinos por parte de sus competidores.

Existe una segunda vía alternativa a la nacional para la inscripción de una marca en China a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI haciendo uso del denominado Arreglo / Protocolo de Madrid. Para ello se debe disponer de una marca base en España ya sea registrada o solicitada.

Esta vía tiene importantes ventajas tanto a nivel de tramitación como a efectos económicos.

También cabe considerar que, a diferencia de otros países, la legislación marcaria china no incluye ninguna disposición relativa a nombres comerciales. Además, la autoridad responsable del registro de nombres comerciales difiere de las autoridades que se ocupan de las marcas. Esto ha llevado al registro por parte de competidores de nombres comerciales que incluyen las marcas registradas de otras entidades y viceversa.

En otro aspecto no menos importante y teniendo en cuenta la veloz expansión de internet, cada vez más gente se ha concienciado acerca de la importancia de los nombres de dominio.

Generalmente, una empresa registrará su marca registrada o nombre comercial como su nombre de dominio —un nombre de dominio adicional que termine en “.cn” suele resultar útil a fines comerciales en China—. El registro de nombres de dominio sigue el mismo principio que las marcas, es decir, First-To-File.

El registro de sus marcas en inglés y chino proporciona una protección más completa, ya que otra persona puede intentar registrar una marca en idioma chino que pueda estar asociada a su marca en inglés para obtener ganancias, si dicho registro por parte de un tercero es exitoso, puede sus derechos de marca comercial están en peligro y puede costar mucho oponerse o impugnar dicho registro.